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¿CÓMO OBTENER LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA Y SU PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL MERCADO?

Una marca notoria de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es aquella que, debido a la intensidad en su uso, ha obtenido un reconocimiento entre el público de un sector del mercado, lo que le da a su titular una ventaja competitiva en el sector, así como un beneficio de protección superior otorgado por el Estado.

 

En ese orden de ideas, hay ciertos elementos que hacen que una marca sea considerada notoria, siendo estos: (i) el uso intensivo del producto o servicio, lo que se mide por medio del conocimiento que los consumidores tienen de determinada marca, su amplia difusión, publicidad y antigüedad, que hacen que el producto o servicio tenga un nivel de notoriedad superior al de cualquier otra marca común; (ii) el reconocimiento o reputación, lo que implica que la marca pasa de una mera diferenciación a un nivel de reconocimiento superior al habitual y; (iii) el grupo de consumidores o sector de mercado, que se considera el elemento primordial al definir una marca notoria, pues son los consumidores quienes retienen las características de dicho signo, lo que en últimas se refleja en el posicionamiento de la marca en el mercado.

¿QUÉ IMPLICA QUE UNA MARCA SEA DECLARADA NOTORIA?

Cuando se tiene un signo notorio no se puede registrar una marca similar, ni siquiera para productos o servicios diferentes a los identificados con ella. Adicionalmente, cuando un signo es notorio se entiende que por las características de fama que ha adquirido, puede incluso impedir al titular una utilización así sea con una intención no comercial. Por lo tanto, se otorga una protección especial de este tipo de marcas para evitar el aprovechamiento de su reputación y prestigio por parte de terceros, así como impedir la dilución de la marca notoria.

El artículo 231 de la Decisión 486 del 2000, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

De acuerdo con esa misma disposición normativa, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Igualmente, el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155 de la misma decisión, tales como lo son, entre otros, la aplicación o colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, la utilización en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, o el uso público de un signo similar a una marca notoriamente conocida cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca, o incluso un aprovechamiento injusto de su prestigio.

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA?

Una empresa obtiene este beneficio de tener una marca notoria cuando se opone al registro de un nuevo signo o cuando solicita la cancelación de otra marca. En esa medida, se tiene que no existe proceso establecido para determinar la notoriedad, sino que la SIC se basa en criterios como el volumen de ventas de los productos que ampara la marca, la duración en el mercado, el reconocimiento en medios de comunicación nacionales, la amplitud geográfica, entre otros.

Así, el artículo 228 de la Decisión 486 del 2000 señala que se toman en consideración factores no taxativos tales como (i) el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, (ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción, (iii) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, (iv) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular, (v) el grado de distintividad adquirida por el signo, (vi) el valor contable del signo como activo empresarial, entre otros.

¿FRENTE A QUÉ RIESGOS QUEDA PROTEGIDA LA MARCA NOTORIA?

Lo que se pretende es protegerla principalmente de cuatro riesgos: (i) riesgo de confusión, es decir, cuando se protege una marca con el fin de evitar que el público consumidor caiga en el error de creer que adquiere un producto o servicio cuando en realidad está adquiriendo otro; (ii) riesgo de asociación, lo que implica que si bien el consumidor diferencia las marcas, piensa equivocadamente que los productos poseen el mismo origen empresarial como consecuencia de la similitud entre los signos; (iii) la dilución de su fuerza distintiva, que se construye a partir de la repercusión que el uso de la marca tiene sobre su valor atractivo y sobre su posición exclusiva en el mercado y; por último (iv) el uso “parasitario”, que impide que terceros se aprovechen de manera ilegítima del prestigio que ha ganado la marca notoriamente conocida en el mercado.

En conclusión la declaratoria de notoriedad es la excepción a dos principios marcarios: territorialidad y especialidad.

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