Productos “look-alike”. La forma de los productos, sus envolturas y sus envases pueden ser protegidos como marcas no tradicionales, es decir, aquellas que son solicitadas para un registro con poca frecuencia. Puntualmente, estos elementos pueden protegerse jurídicamente como marcas tridimensionales que, como su nombre lo indica, son aquellas que tienen volumen, pueden ser perceptibles por el sentido de la vista y ocupan un lugar en el espacio. Sin embargo, no puede tratarse de la forma usual del producto o de sus envases, y no pueden otorgar una “ventaja funcional” al producto en sí mismo, toda vez que se trataría de una protección diferente.
En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha tendido a conceder el registro de marcas tridimensionales en los casos en que estas son lo suficientemente distintivas para sobrepasar los obstáculos anteriormente mencionados, como lo son los casos de la forma triangular de los chocolates Toblerone, las botellas de Pony Malta o Hatsu, e incluso, los envases de los esmaltes Masglo, que fueron considerados como diseños identificables en mayor medida por su apariencia por parte de los consumidores, sin tener que realizar la asociación necesaria a una marca puntual.
Entonces, el elemento intrínseco a la marca tridimensional no es su novedad, en cuyo caso hablaríamos de diseños industriales, sino la distintividad de la forma del producto, lo que permite inferir al consumidor que ese producto con esa forma en específico es de un comerciante y no de otro dentro del mercado.
Ahora bien, recientemente la Unión Europea marcó un precedente para el resto del mundo en cuanto a marcas tridimensionales, debido a la sentencia emitida frente a la controversia entre las galletas Oreo y las galletas que pretendía sacar la empresa Gullón, denominadas Twins. La discusión suscitada no solo se refería a las similitudes en el elemento figurativo de las marcas, sino a la identidad entre la forma de las galletas en sí mismas.
Como se evidencia en la anterior fotografía, las galletas Twins de Gullón eran plenamente identificables con las Oreo originales en su forma, en su empaque y hasta en la descripción de los productos. El Tribunal Europeo consideró que la marca Oreo, al componerse por la forma de dos galletas negras con un relleno de crema blanca en forma de sándwich, y que la cara de la galleta no es lisa, sino que cuenta con bordes troquelados y elementos geométricos en su interior, así como un óvalo con la marca Oreo, había adquirido la distintividad necesaria para gozar de un renombre generalizado y una posición consolidada en los consumidores para ser protegida en su tridimensionalidad.
Sin duda alguna, a pesar de tratarse de una sentencia dentro de la Unión Europea, instaura un mensaje para las marcas tridimensionales junto con un precedente importante para su futura protección, teniendo en cuenta que es un hecho que la apariencia física de los productos es, la mayoría de las veces, una de las razones fundamentales por las que se adquieren gran variedad de bienes dentro del mercado.
Lo anterior es una introducción a la necesaria discusión frente a los productos “look-alike”, que ocurren cuando una empresa comercializa sus productos bajo una apariencia que se aproxima excesivamente a la forma que un competidor utiliza para poner los suyos en el mercado. Sin embargo, es importante precisar que estos “look-alike” no usan signos, logos o marcas similares a los que distinguen los productos imitados, sino que se basan en la utilización de la marca tridimensional exclusivamente.
La discusión central en este tipo de controversias se centra en el elemento probatorio de la distintividad, toda vez que no se permite la apropiación de una forma en su integridad, a no ser que esta tenga un renombre o reconocimiento especial dentro del mercado. En el ejemplo anteriormente mencionado, se debe entender que dentro del mercado hay una libertad de configuración para las “galletas tipo sándwich”, por lo que se requiere una suficiente semejanza que acredite la utilización de la marca tridimensional registrada.
En conclusión, es aconsejable en cualquier caso en que se presente una situación de “look-alike”, que se tengan en cuenta todos los factores relevantes del producto o la marca tridimensional registrada, toda vez que serán estos los que permitan dirimir la controversia.
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Elaborado por: Sofía Calero.
