No es asunto desconocido el régimen común de propiedad industrial que rige en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, el cual gira en torno a la Decisión 486 de 2000 (“Decisión 486”). En dicho estatuto establece la procedencia de la nulidad relativa respecto a los registros marcarios, conforme su artículo 172 cuando el acto que concede el registro de una marca incumple los requisitos del artículo 136 de la misma Decisión o es concedida por efecto de un acto mala fe. Es decir, los registros de marca son susceptibles de ser objeto de control contencioso administrativo bajo dicha nulidad especial. Pero, ¿es viable la interposición de nulidad relativa contra el depósito de un nombre y enseña comercial en Colombia?
De otro lado, respecto a los signos distintivos como el nombre y la enseña comercial, la Decisión 486 en sus artículos 191 y 200 establece que su protección de deviene del primer uso que realice de ellos comerciante en el mercado. A diferencia de las marcas, su protección no proviene de un acto administrativo constitutivo de derecho sino de su efectivo uso, pero el nombre y enseña comercial son susceptibles de ser depositados o registrados ante la Oficina de registro, conforme el artículo 193 de la norma andina. En el caso colombiano, el comerciante puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) a realizar el depósito, que genera emisión de un acto administrativo que concede esa actuación.
¿Lo anterior qué tiene que ver con la procedencia de la nulidad relativa contra el acto administrativo que concede el depósito?
Para solucionar la pregunta, es esencial leer el artículo 172 de la Decisión 486, el cual solo contempla la nulidad relativa solo para registros marcarios, en tratándose de signos distintivos. Aunado a los establecido en la sentencia del 28 de septiembre de 2017 (CP: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS) dentro del radicado 11001-03-24-000-2011-00258-002 de la Sección Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, que define la nulidad relativa, así:
“[L]a Sala encuentra que el medio de control de nulidad relativa tiene un carácter sui generis, lo anterior en razón a las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro; y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa.”
En gracia de discusión, si se tomará en cuenta el incumplimiento de los requisitos para registrar un nombre y enseña comercial previstos en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486 para invocar la nulidad relativa, devendría en la improcedencia de esta porque en Colombia solo existe el depósito de los mencionados signos.
Para explicar de mejor forma esta tesis, es relevante ver el artículo 193 de la Decisión 486, el cual concede la potestad legislativa a los Países Miembros de optar por un sistema registral o de depósito para los nombres y enseñas comerciales. La diferencia entre un registro y el depósito se encuentra claramente en los artículos el artículo 194 y 195 de la Decisión, allí se indican los lineamientos que deben tener en cuenta para el registro de un nombre y enseña comercial. Pero cuando el sistema es depositario, no se tienen en cuenta dichos parámetros porque simplemente no existe un registro. En Colombia se adoptó el sistema de depósito, conforme el artículo 603 del Código de Comercio que dispone:
“Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.”
Y el artículo 609 del estatuto mercantil establece que “son aplicables a la enseña las disposiciones sobre nombres comerciales”.
Por tal razón la SIC emite certificado de depósito de nombres y enseñas comerciales, más no de registro, pero en otros países de la Comunidad Andina, por ejemplo, Bolivia existe un sistema de registro de nombres y enseñas comerciales, donde el SENAPI debe realizar el estudio de los requisitos establecidos en los artículos 194 y 195 de la Decisión 486 para conceder el registro. Incluso el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina ha realizado diferencias al momento de emitir interpretaciones prejudiciales ante autoridades consultantes en Bolivia y Colombia, cómo se pasa a ver:
| 121-IP-2017 | 641-IP-2018 |
| BOLIVIA- Tema objeto de interpretación: El registro de un enseña comercial | COLOMBIA- Tema objeto de interpretación: El depósito de una enseña comercial. |
Es importante mencionar que el proceso objeto de la consulta de la sentencia 641-IP-2018 tiene el radicado 11001032400020100053800, donde se está dirimiendo una nulidad contra una resolución que concede un depósito. Dicha demanda fue radicada en el año 2010 y a la fecha no hay sentencia, después de 13 años de litigio ante la Sección Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado.
Vistas de este modo las cosas, la posición del suscrito es que en Colombia no es viable invocar una nulidad relativa contra un acto que concede el depósito de un nombre comercial y enseña comercial emitido por la SIC, conforme lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 y la sentencia del 28 de septiembre de 2017 del Consejo de Estado.
Por: Jorge Enrique Niño