Laura Flórez Ulloa Asociada Junior de la Firma Abello Abogados
No resulta novedoso encontrarnos con productos y/o servicios que contienen signos similares a las de otras marcas reconocidas tal como ocurre frente a las mal denominadas “réplicas” en la industria de la moda. Tampoco resulta sorpresivo conocer casos en donde terceros se dedican a “pescar” marcas ya posicionadas para registrarlas en distintos países ni tampoco reconocer un signo que reproduce exactamente una marca conocida. Lo anterior, ha sido denominado piratería marcaria o falsificación marcaria y se ha identificado como mecanismo de protección en contra de estas la acción judicial de infracción marcaria. No obstante se aclara al lector que, existen otras acciones en contra de la piratería e imitación de productos y/o servicios.
Para tener una mejor comprensión de las otras acciones en contra de la piratería e imitación de productos y/o servicios es preciso analizar a profundidad los elementos derivados del concepto. Un elemento principal de esta acción es que la persona intenta o logra registrar una marca ajena, alegando que es de su propiedad: Quién actúa de esta forma, no solo pretende usar la marca ajena sino que además pretende hacerla pasar por ser de su propiedad, cubriéndola con el manto de presunta legalidad que le otorga el registro[2] y un segundo elemento es la copia: “Por lo general la falsificación va acompañada de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca (…) Sin embargo debe tenerse muy en cuenta que para que se dé la falsificación no es necesario que la marca esté en uso”.[1]
Por tanto, se entiende que, no implica únicamente utilizar una marca o signo sin autorización, sino también realizar la acción de identificar sus productos y/o servicios con la marca ajena ante los consumidores, quienes podrán ser inducidos a error e incluso engaño y en razón de esto, decidan consumirlo.
Es por esto, que, a pesar de que en varias ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho énfasis en que, la lucha contra la piratería marcaria se debe realizar desde las acciones judiciales encaminadas a impedir y castigar una infracción marcaria, tal acción no se debe entender como la única salida del empresario pues, existen otras acciones en contra de la piratería marcaria e imitación de productos y/o servicios. Sin embargo, consideramos pertinente observar y analizar cómo impedir la falsificación marcaria desde esta perspectiva.
Infracción marcaria
Resulta claro que, si la persona que ha sufrido de estas acciones y, cuenta con una marca previamente registrada o incluso tiene una marca notoria, la acción más viable resulta aquella que está consagrada en la Decisión 486 de 2000 en donde se contempla impedir a terceros de forma general utilizar una marca previamente registrada sin autorización del titular.
En este caso, analizaremos las siguientes prohibiciones: (i) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos e; (ii) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
Alegando estas prohibiciones e incluso aquellas referidas a las marcas notorias, el titular de una marca puede impedir el uso de un signo distintivo similar al suyo. Esto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.
Acciones penales
Al igual que la acción judicial sobre infracción marcaria, también existen otras acciones en contra de la piratería marcaria e imitación de productos y/o servicios. Una de estas acciones, son las acciones penales en contra del tercero que realiza esta acción: falsedad marcaria y usurpación de marcas y patentes. Ambos delitos, implican que una acción fraudulenta y que se realice sobre un elemento sujeto al derecho de propiedad intelectual. En la falsedad marcaria, se entiende que se constituye cuando, se falsifica la marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado[3].
En la usurpación, se debe utilizar de forma fraudulenta el nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente. Ambos delitos contemplan penas de prisión de uno (1) a cinco (5) años y de dos (2) a cuatro (4) años respectivamente.
Adicional, se observa que se incluye toda acción que implique financiar, suministrar, distribuir, poner en venta, comercializar, transportar o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos, siempre y cuando sean, nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial. Vale la pena aclarar que, respecto de los elementos de tipificación de este delito se encuentra la condición de que estos elementos estén protegidos legalmente, lo que no implica que, el nombre comercial haya tenido que ser depositado, pues estos obtiene protección legal desde su primer uso.
Otras acciones judiciales
En este punto de la discusión, es necesario preguntarse: ¿qué ocurre en los casos que la persona que padece de esta acción, no cuenta con un registro marcario? La respuesta: No se podrá recurrir a la acción judicial de infracción marcaria. ¿Resulta entonces imposible castigar dicha acción de otra forma que alegando una infracción marcaria y/o infracción de nombre comercial? La segunda respuesta: No. Es posible recurrir a otras acciones.
Desde el punto de vista del consumidor, éste puede realizar denuncias y/o demandas en relación con publicidad engañosa frente a este tercero única y exclusivamente en caso que, el tercero alegue tener y cumplir con unas características específicas del producto y/o servicio que imita. Lo anterior, se puede observar de mejor manera, cuando se piensa en productos que se ofrecen sin las certificaciones expedidas por el Gobierno tal como puede ocurrir con las certificaciones del INVIMA. Lo anterior, no solo protege el signo con el que se identifica el empresario, sino también protege a los consumidores. Esto, debe ser ajustado de acuerdo con lo señalado por el estatuto del consumidor.
Por otro lado, nos encontramos frente a la posibilidad de instaurar la acción de competencia desleal alegando los actos de: (i) engaño; (ii) imitación; (iii) explotación de la reputación ajena y; (iv) violación de normas, específicamente aquellas relacionadas con publicidad. Lo anterior, de acuerdo con la Ley 256 de 1996.
Si está interesado en presentar alguna de las acciones señaladas, no dude en contactarse con nosotros.
[1] Sacado de: https://www.sic.gov.co/ruta-pi/la-temible-pirateria-marcaria
[2] Armando Sciarra durante su participación en el Décimo Congreso de ASIPI (1988)
[3] Artículo 285 del Código Penal Colombiano modificado por el art. 3. de la Ley 813 de 2003.
