Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia en Estados Unidos dictaminó frente al famoso caso del registro de la marca “Booking.com” que, si bien la legislación contempla que un nombre genérico no es elegible para el registro federal de marcas, la adición de un dominio genérico como “.com” podría cambiar el resultado, por lo que “Booking.com”, a diferencia del término “booking” por sí solo, no necesariamente resulta genérico.
La jueza Ruth Bader Ginsburg, ponente de la decisión del tribunal, sostuvo que el término no es genérico y puede ser elegible para el registro de marcas, siempre que sea capaz de distinguir los productos, bienes o servicios de una empresa dentro del mercado frente a otras, lo que cumple con el objetivo de la ley de marcas al proteger al público consumidor para que pueda estar seguro de que, al adquirir un producto o servicio con una marca comercial determinada que identifica dentro del mercado, obtendrá el producto o servicio determinado que está buscando.
El caso ha estado en discusión durante los últimos cinco años, a partir de la solicitud de “Booking.com” para registrar su marca, en relación con los servicios de reserva de hoteles en línea, tiempo durante el cual la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, así como los tribunales inferiores involucrados en el asunto, determinaron que “Booking.com” era un mero término genérico que no podía ser apropiado ni monopolizado como marca. El argumento esgrimido consideraba que la combinación de “booking”, una palabra genérica, junto con el término “.com”, igualmente genérico, no constituía una marca.
A pesar de lo anterior, el Tribunal consideró dentro de los principios rectores de la decisión que, para un término compuesto, la investigación sobre el carácter distintivo debe centrarse en el significado del término en su conjunto, no en sus partes aisladas y, adicionalmente, que el significado pertinente de un término necesariamente es aquel que le dan los consumidores. Por lo tanto, “Booking.com” considerado en conjunto, no es un significado genérico para los consumidores desde una perspectiva de marca sino que, por el contrario, identifica una clase de servicios muy puntuales de reservas de hoteles en línea.
El Tribunal explica en cuanto a la naturaleza de las denominaciones genéricas de sitios web que debe tenerse en cuenta el uso de los dominios en internet, toda vez que solo una entidad puede ocupar un determinado nombre de dominio de internet a la vez, por lo que un consumidor puede fácilmente inferir que “Booking.com” se refiere a alguna entidad específica y, en conclusión, incluso en los casos en que un término sea solo genérico, los consumidores podrían entender que un determinado término “genérico.com” sirve para describir el sitio web correspondiente y para identificar al propietario de este sitio web. En ese orden, según la decisión judicial, el registro de “Booking.com” no da a su titular el monopolio del término “booking”.
La única disidencia del caso se dio por parte del juez Stephen Breyer quien afirma que el nombre de la empresa informa al consumidor únicamente de la naturaleza básica de su negocio y que el derecho de marcas no protege los términos genéricos, es decir, los términos que no hacen más que nombrar el producto o servicio en sí, principio que, según el juez, preserva el patrimonio lingüístico común impidiendo que un productor se apropie para su uso exclusivo de un término necesario para que otros describan sus bienes o servicios.
De acuerdo con el juez Breyer, cuando un término compuesto consiste simplemente en un término genérico más una designación corporativa, el todo no es necesariamente mayor que la suma de sus partes. En su opinión, si un término genérico cuenta con la adición de “.com”, normalmente no hay un significado más allá del de sus partes constituyentes por lo que siendo el término “Booking” tan descriptivo, la adición del “.com” consiste únicamente en un componente necesario de cualquier dirección web y, por lo tanto, no puede ser registrado como marca.
En consecuencia, el juez afirma que hacer que esos términos “genéricos.com” sean elegibles para la protección de marcas es incompatible con los principios de las marcas y con una sólida política de protección marcaria, toda vez que la decisión podría conducir a la proliferación de marcas genéricas, otorgando a sus propietarios un monopolio sobre una zona de dominios útiles y fáciles de recordar.
En Colombia encontramos una decisión similar cuando en el año 2015 surgió la discusión sobre la protección de la marca “Domicilios.com”. En ese entonces, después de ser negada la concesión, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión al señalar que si bien la expresión “domicilios” no es monopolizable por sí misma de forma exclusiva, como ocurre igualmente con la partícula “.com”, como quiera que hace referencia a un nombre de dominio sobre el cual no es posible conferir exclusividad, lo determinante es que el signo solicitado contaba con elementos distintivos adicionales que le otorgaban suficiente distintividad y generaban una visión en conjunto diferente, igualmente tomando en consideración el logo de la marca que le otorgaba un carácter distintivo particular para ser considerada un signo distintivo independiente.
Los anteriores casos demuestran el requerimiento constante de aplicar los principios del derecho marcario en el marco del novedoso contexto de los nombres de dominio de internet y abren la discusión a la protección de denominaciones genéricas convertidas en dominios web bajo el entendido de que la composición de la marca genérica con el dominio “.com”, integra una marca diferente que sí resulta susceptible de ser protegida.
Ahora bien, más allá de los beneficios marcarios, surge igualmente la pregunta sobre la protección a los regímenes de libre competencia, en la medida que la protección de estas marcas “genéricas.com” podrían abrir la puerta a un potencial bloqueo de competitividad al otorgar el nombre comercial genérico una impresión de que es la fuente más autorizada y digna de confianza del bien o servicio concreto, lo que haría más difícil que las empresas con nombres distintivos dentro del mismo mercado compitan en condiciones iguales, en los términos señalados por el juez Breyer.
Escrito por: Sofía Calero.
Fuentes
Supreme Court of the United States. (2020). United States Patent and Trademark Office et al. v. Booking.com B.V. Recuperado de: https://www.scribd.com/document/467486596/USPTO-v-Booking-con-Supreme-Court-2020
Superintendencia de Industria y Comercio. (2015). Resolución No. 83024. Ref. Expediente No. 14-247608.
